科技企业上市节点专利避雷策略

王君

北京龙双利达知识产权代理有限公司；

知识产权作为科技创新企业的核心资产，其争议对上市过程造成重大影响的情况越来越多。

合纵科技（300477）在上市前涉及专利侵权纠纷，且其未在招股书中对专利侵权问题上给出明确承诺和风险提示，导致2011年11月25日证监会发布《发审委2011年第74次会议》审核结果公告，北京合纵科技股份有限公司(首发)未通过。4年后，合纵科技才于2015年6月10日上市。

江苏太平洋石英股份有限公司(简称：石英股份)首发申请在2012年6月20日就已经过会。但随即被江苏阳山硅材料科技有限公司发起专利侵权案，该案聚焦一件发明专利，侵权案从2012年6月30日起到2014年9月2日截止，最终石英股价胜诉后终于在2014年10月31日上市。但是整个上市过程因专利诉讼而被拖延两年之久。

在科创板建立之后，知识产权在企业上市节点前后产生重大影响的情况越发普遍。

2018年11月5日，习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布设立科创板。科创板是独立于现有主板市场的新设板块，并在该板块内进行注册制试点。

设立科创板并试点注册制是提升服务科技创新企业能力、增强市场包容性、强化市场功能的一项资本市场重大改革举措。设立科创板是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量发展、支持上海国际金融中心和科技创新中心建设的重大改革举措，是完善资本市场基础制度、激发市场活力和保护投资者合法权益的重要安排。

2019年1月30日，证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》  。3月1日，证监会发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》。 

2019年6月13日，科创板正式开板； 7月22日，科创板首批公司上市； 8月8日，第二批科创板公司挂牌上市。

从科创板的目标和作用来看，科创板主要服务于科技创新企业。专利作为效力最强的知识产权类型，使用专利诉讼等手段狙击或延缓竞争对手上市已经成为常规手段，且威力巨大。即使在上市之后，竞争对手发起专利诉讼或专利无效，由于上市企业的信息披露要求，仍然会对上市企业的市值造成重大冲击；尤其对于新上市的企业，此类风险尤甚。

据上交所科创板项目动态显示，2019年8月，北京海天瑞声科技股份有限公司（下称海天瑞声）已终止科创板上市审核。其仅有7件未授权发明专利，却声称“拥有超过500个自主知识产权可授权使用数据”，上交所指出尚未拥有授权专利与公司的技术先进性显然矛盾，自4月受理之后，海天瑞声先后经历了上交所四轮问询，全部是被针对性地要求答复公司的核心技术问题，最终海天瑞声“撤了”。

光峰科技上市后因专利纠纷导致资金冻结。2019年7月29日，科创板光峰科技公告称收到广州知识产权法院送达的关于台达电子起诉光峰科技、索普尼投影的三份《民事起诉状》，以及广州知识产权法院三份《民事裁定书》等相关材料，主要涉及三件专利的侵权。案件涉案金额合计4843.6029万元，光峰科技的3000万元存款也因此被冻结。

因此，对于科技企业而言，在上市节点前后针对专利争议风险进行预备工作是极有必要的，我们不妨将这种预备工作称为专利避雷操作。

总体而言，专利避雷操作可以分为两个方面：防御和进攻。涉及的公司部门至少包括专利部门、法务部门、研发部门、财务部门等。

防御操作

防御操作主要针对第三方利用其专利发起专利侵权诉讼或其他形式的专利纠纷的情况。科技企业需要重点分析自己的产品可能会侵权哪些专利，对风险专利进行分析及无效准备。

首先，科技企业需要定位出风险专利，即自己的产品可能会侵犯专利权的专利。以中国专利为例，科技企业至少需要从两个方面进行专利检索和筛选：所在行业的其他专利权人/申请人、关键技术领域的技术关键字。此外，如果能够获得更多信息，科技企业还可以从其他关键字的角度进行更加充分的检索，例如第三方的主要发明人等。

在得到风险专利表之后，研发部门和专利部门需要分析产品侵权的风险大小。对于风险较大的专利，积极准备无效宣告请求的检索和分析等预备工作，该项工作的目标是随时可以针对目标专利发起无效宣告请求。检索是非常专业并且非常耗费时间的一项工作，需要专利部门和研发部门的互相协作，并且一般需要聘请专业的检索机构或专利代理机构协助执行。一项专利的检索工作，至少应该预留数周的时间方为合理。

至于何时提出无效宣告请求，可以结合科技企业自身的策略或风险专利的威胁等因素来决定。例如，如果风险专利威胁较大，可以考虑尽早提出无效宣告请求，以留出更多的处理时间；或者，如果第三方已经根据风险专利提出侵权诉讼或发出侵权告知函等动作，可以考虑提出无效宣告请求。一般而言，此类无效宣告请求应该有比较强有力的现有技术证据，例如国内外公开的文档（如专利文档、论文资料、教科书、技术手册等），无效宣告请求的理由应该有实用性、新颖性、创造性中的至少一种，才相对更有把握。上述文档类型中，有些文档类型需要证据的真实性的证明文件，例如公证机关出具的公证书或权威机构出具的文献证明等，这些证明文件需要一定的时间来准备；如果涉及外文资料，还需要翻译成中文，会带来更长的准备时间。专利无效宣告程序中对上述工作的时限要求非常严格，因此这些工作均需要科技企业提前准备好。

对于现有技术证据不足，导致无效宣告请求预估结果不好的专利，例如预估不太可能宣告全部无效或者关键权利要求不能宣告无效，研发部门应积极考虑规避设计，使得自己的新产品侵权的风险降低。

风险专利的定位工作不应是一次性的，而应该周期性进行。这是因为，上市工作可能持续很长的一段时间，在此期间很有可能会有新的风险专利得到授权。此类新风险专利的技术一般会更加先进，产品侵权的可能性会更大，并且留给科技企业准备的时间也更短，因此需要周期性更新风险专利表，以实现对于此类新风险专利的及时定位。

更进一步，除了上述已经授权的专利之外，科技企业还可以定位有风险的在审专利申请。发明专利需要经历公布-实质审查-授权的行政程序。该程序需要耗费相当的时间，一般长达数年。目前官方提供了比较及时的专利申请查询系统，在每个发明专利申请公布之后，公众可以很方便地查询该发明专利申请的法律状态，例如实质审查的意见通知书、申请人针对该意见通知书的答复意见等。对于此类风险专利申请，如果确实对科技企业的产品构成威胁，也应参照风险专利的防御策略，积极跟踪风险专利申请的进度；在必要时，可以向专利局提交针对该风险专利申请的公众意见，降低该专利申请被授权的可能性，或者缩小该专利申请被授权时的保护范围。

进攻操作

进攻操作主要利用科技企业自己的专利或专利申请反击第三方。

首先，科技企业需要梳理自身的专利和专利申请，对这些专利和专利申请进行分类，按照技术方向、对应产品以及技术高度等因素，评估专利/专利申请的价值，梳理得到企业的核心专利表。

对于已经授权的核心专利，进行内部稳定性评估。稳定性不足的（例如检索到影响新颖性/创造性的现有技术文档），采取积极补救措施，例如如果未超出分案/优先权期限，可以主动提出一个新的分案申请或要求优先权的新申请，增强该新申请的稳定性；或者，针对该专利及检索到的文档，重新撰写申请文件，布局新的专利申请。

对于未授权的核心专利申请，一方面，采取加快授权的进度安排，例如提出提前审查要求、或要求专利代理机构缩短审查意见通知书的处理时限等；另一方面，也可以进行内部稳定性评估，利用授权前的各种修改机会，增强该申请的稳定性。

对于还未提交的核心技术方案，应加快处理进度，尽快提交专利申请，并且积极考虑各种加快途径，例如加速审查、提前公开等，以期尽快得到专利授权。

其次，应该加强对行业竞品的分析。具体地，应对行业竞品进行搜集、购买、拆解以及技术分析，对比该竞品和自己的核心专利，分析竞品是否侵犯自己的专利权。

对于侵权可能性较大、价值较高的竞品，尽早做好购买过程公证，以及其他起诉时需要的证据固定工作，以随时可以发起侵权诉讼为工作目标。必要时可以请外部专家给予专家意见。这些证据准备工作也是非常耗费时间的，因此需要尽早开展。

另外，研发部门可以合理评估竞品的下一步改进方向，在此基础上积极布局新专利申请，提高下一代竞品侵权的可能性。

由上可见，由于专利避雷操作非常耗时、耗力且专业性极强，科技企业务必需要加强重视，并且尽早进行相关工作，才能尽量保证不影响上市过程以及上市后的股价表现。