浅析修改超范围的判断

浅析修改超范围的判断

白艳新 刘学武 (等同第一作者 )

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心 天津 300000

摘要：在专利审查过程中，若申请人对申请文件进行了修改，则要先判断其修改是否超范围，因此专利法第三十三条是审查中使用频率比较高的法条，本文分析了专利法第三十三条的立法宗旨，并基于删除独立权利要求中的技术特征、增加重新概括的技术特征、基于明显错误的修改等三种修改方式，分析如何进行修改超范围的判断。

关键词：专利法第三十三条；超范围；本领域技术人员

2. 专利法第三十三条的理解

专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围^[1]。即允许申请人进行修改，但对申请人的修改进行了限制，要依据原说明书和权利要求书进行修改。之所以允许申请人对专利申请文件进行修改，是因为专利申请文件的撰写常常会出现用词不严谨、表述不准确、权利要求的撰写不恰当等缺陷，如果不修改就授权，一方面会影响专利信息的准确传递，另一方面也会影响专利权保护范围的准确性。而之所以对修改进行限制，是基于我国专利制度采用的是先申请制原则，要避免申请人将申请日以后完成的发明创造写进申请文件，甚至要求保护，却仍然享受原来的申请日，这将损害社会公众的利益^[2]。

（一）“原说明书和权利要求书”的判断

“原说明书和权利要求书”是修改是否超范围的判断依据，对于PCT国际申请，其是指该申请原始提交的国际申请的权利要求书、说明书和说明书附图。对于分案申请，其是指原申请申请日提交的说明书、权利要求书和附图。对于要求优先权的专利申请，其是指在后申请申请日提交的的说明书、权利要求书和附图。“原说明书和权利要求书”是不包括说明书摘要以及摘要附图的，因此摘要以及摘要附图不能作为修改的依据。

（二）修改超范围的判断主体

虽然专利法中没有明确规定修改超范围的判断主体，但是专利审查指南第二部分第八章第5.2.3节关于“不允许的修改”中明确记载了“作为一个原则，凡是对说明书（及其附图） 和权利要求书作出不符合专利法第三十三条规定的修改，均是不允许的。具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和／或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的”^[1][4]，即在进行修改超范围的判断时，其判断主体不是审查员也不是技术专家或普通公众，而是所属技术领域的技术人员，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行分析判断，不能站位过高或者过低。

（三）“直接地、毫无疑义地确定的内容”的判断

“直接地”“毫无疑义地确定”是由原申请明确记载的信息得出原说明书和权利要求书记载的范围的原则，对“直接地、毫无疑义地确定”的准确理解和把握是修改超范围判断的重点和难点，也是审查员判断修改超范围的结论不同的主要原因。判断修改后的技术方案能否“根据原申请明确记载的内容直接地、毫无疑义地确定”时，不应将“直接地、毫无疑义地确定”理解为在原申请中有明确记载，而是应当结合原申请文件的整体内容判断^[4]。要准确判断修改后的内容是否属于直接地、毫无疑义地确定的内容，需要审查员具有较强的专业技术知识背景和理解能力，需要审查员能够站在本领域技术人员的高度和角度观察思考问题^[5]。

3. 修改超范围的判断

下面基于审查实践中不容易判断的几种情况进行修改是否超范围的分析。

2. 删除独立权利要求中的技术特征

在专利审查中常会遇到独立权利要求中包括涉及材料组分或计算机程序的技术特征，而材料组分和计算机程序不属于实用新型保护的客体，为了克服客体问题，通常会直接将相关技术特征删除，这种删除是否超范围，应当站位本领域技术人员，从技术方案所要解决的技术问题、实现的技术效果出发，判定修改后的技术方案能否实现发明目的，在原申请文件中是否有相关记载，若修改后的技术方案在原申请文件中有相关记载，并且能够实现发明目的，则可以认为这种删除不超范围。

3. 增加重新概括的技术特征

有时申请人为了克服新颖性问题，又不想将权利要求的保护范围限定的过窄，会对说明书中的技术方案进行概括增加到权利要求中，对于概括后的技术方案，若得不到说明书的支持，其必然是超范围的，但即便得到说明书的支持，也要判断其在说明书中是否有相关记载，进一步判断其修改是否超范围。

例如：一种自平衡式两轮电动车，申请人基于说明书中记载的“踏脚板与轮架固定为一体，两个轮架之间可转动地连接；当操作者前后转移重心时，踏脚板的前倾或后倾，带动了轮架一起前倾或后倾，电子自平衡控制系统和动力驱动系统就驱动车轮向前或朝后滚动。两个轮架上设置了靠腿板，供操作者靠腿用，使操作者能用腿来操控轮架的前倾或后倾，驱动两轮电动车向前或朝后”修改了独立权利要求，增加了功能性概括的技术特征“通过所述踏脚板分别改变轮架的前后倾斜度”， 而说明书记载的技术方案是通过靠腿板实现踏脚板的前倾或后倾的，并非通过脚踏板直接控制的，靠腿板是该技术方案中比不可少的技术特征，修改后的技术方案包括了说明书没有公开的无需用腿改变轮架位置的技术方案，得不到说明书的支持，修改是超范围的。

（三）基于明显错误的修改

审查指南中规定了允许对明显错误进行修改，但是何为“明显错误”、如何进行“明显错误”的判断是审查中的难点，叶楠^[7]等提出了一种判断方式，即在合理性和可预期程度高的基础上，排除一些明显不常规的思维后去判断明显错误的修改是否是唯一的正确答案，若是唯一的正确答案则认为其修改不超范围，否则则认为其修改是超范围的。为认定明显错误提供一种思路。

例如：原始说明书中记载了“电机的输出轴与传动轴转动连接……通过电机带动传动轴转动”，站位本领域技术人员可以明确电机的输出轴与传动轴转动连接的情况下并不能实现电机带动传动轴转动，而申请文件明确记载了“通过电机带动传动轴转动”，即申请人的本意是想通过电机的输出轴与传动轴连接实现动力传输，基于原说明书的记载，探寻申请人的真实意思表示，可以认为这里的“电机的输出轴与传动轴转动连接”属于明显错误，可以允许申请人对其进行修改。对于明显错误的修改，不能因为其存在其他理论上的修改可能就得出该修改超范围的结论，而是要站位本领域技术人员，基于原始申请文件整体表达的技术信息探寻申请人的真实意思表示。

4. 结束语

本文基于专利法的立法本意，分析了对专利法第三十三条的理解，并基于删除独立权利要求中的技术特征、增加重新概括的技术特征、基于明显错误的修改等三种修改方式，给出修改是否超范围的判断方法，为专利审查和修改提供参考。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局制定，《专利审查指南》，北京：知识产权出版社，2010年。

[2]尹新天，《新专利法详解》，知识产权出版社，2001年。

[3]局专利复审委员会，《以案说法》，知识产权出版社，2018年。

[4]于萍，从《专利法》第33条探析“修改超范围”审查中的两个问题，知识产权，2013年第12期，2013年。

[5]梁振方等，加强法律和技术支撑，准确判断修改是否超范围，审查实践与研究，2014年底4期，2014年。

[6]李春晖，专利法第33条与第26条第4款的立法本意与执行尺度，中国发明与专利，2012年底3期，2012年。

[7] 叶楠等，明显错误的认定及修改的初步探讨，案例评析，第17卷第4期，2011年4月。

作者简介：白艳新（1987-），女，河北承德人，硕士研究生，助理研究员，国家知识产权局专利局专利审查天津中心，主要从事实用新型审查工作。

作者简介：刘学武（1985-），男，河南信阳人，硕士研究生，助理研究员，国家知识产权局专利局专利审查天津中心，主要从事实用新型审查工作。