基于实践案例浅谈创造性的审查

基于实践案例浅谈创造性的审查

侯佳艳，卢艳娜（等同第一作者）

国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心，江苏苏州 215000

摘要：文章结合水利建筑领域的实际案例，从所属技术领域的技术人员的角度对发明构思进行了整体把握，抓住技术实质，并对公知常识的说理技巧进行了阐述。

关键词：创造性；发明构思；审查，说理

1. 三步法的理解与发明构思的相关规定

《专利法》⋯第二十二条第一款规定授予专利权的发明，应当具备新颖性、创造性和实用性。一件专利申请是否具备新颖性与创造性，是专利申请能否获得专利权的关键，也是专利法鼓励创新、促进技术进步和经济发展立法本意的体现。判断发明是否具备创造性，就是要判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步，《专利审查指南》给出了发明是否具有突出的实质性特点的一般性判断方法，即“三步法”。在实际审查过程中，判断创造性时，应当综合考虑现有技术、技术问题和技术效果等因素，整体把握发明构思，避免割裂技术特征。而理解发明构思的目的在于整体考量技术方案，将创造性的判断主观化尽量客观化，只有将“三步法”从简单、机械的特征对比和拼凑转变为还原发明创造的获得过程，才能准确、客观地对创造性进行评价。

2. 创造性的判断和评述

2.1案情介绍

本申请涉及一种粉体自应力桩，成桩材料的组成按质量比表示为，原土：山皮土：水泥：自应力粉体剂=(0.35～0.4):(0.5～0.6): (0.04～0.07) : (0.01～0.015，其中，山皮土粒径小于25mm；自应力粉体剂的组成按质量比表示为，轻烧MgO:蘑细过火CaO:高炉矿粉:粉煤灰:水泥膨胀剂=（0.25～0.35）:（0.14～0.16）:（0.25～0.35）:（0.15～0.25）:（0.04～0.06）；将成桩材料混合后得到成桩粉体材料，用于成桩。将成桩粉体材料灌入桩孔，落锤击实，粉体材料逐渐吸收软基中的水分，自应力逐渐释放，软土路基中的水分逐渐转移消失，孔隙比逐渐减小，内聚力增大，桩周边的土体被粉体自应力桩挤密，进而提高加固土桩与周边土的摩擦力。形成新型的粉体自应力加固土桩，使均质地基变为复合地基，承载力提高，变形量减小，从而达到加固的目的。另外，由于桩体的三维粉体作用，桩底土也同时受到挤压而致密，底部的承载力也可相应提高。随着时间推移，自应力逐渐释放，复合地基承载力越来越高。

2.2 创造性判断和通知书撰写

本案为一施工单位，权利要求1涉及较多的组分，而对比文件一般仅公开主要的组分，具体细节涉及较少，因此，其采用常规的三步法^[1]撰写，将上述区别特征仅仅简单的评述其为常规技术手段，申请人难以信服。审查员根据审查经验，查阅相关的书籍、行业标准及施工规范，对权利要求中的区别特征均予以公知举证，所涉及举证文件为3篇，从而使得对权利要求的评述更有说服力，减少了审查员的主观臆断。在撰写通知书时，由于组分较多，按照常规的写法，难以进行有说服力的评述，审查员对发明构思进行了进准的提炼。评述摘抄如下：

首先，对于“轻烧MgO和高炉矿粉”的加入，本领域技术人员知晓轻烧MgO遇水能够固结，并且MgO膨胀剂具有延迟微膨胀性能（“混凝土膨胀剂及其裂渗控制技术”，赵顺增等，第五届全国混凝土膨胀剂学术交流会论文集，第224-228页，中国建材工业出版社，2010年10月），以及高炉矿粉中含有较多数量的水硬性物质CaO使得高炉矿粉具有潜在的水硬性（“粉煤灰陶粒轻骨料混凝土应用技术”，李瑞，第65页，宁夏人民出版社，2017年6月），因此，本领域技术人员根据自身水硬性和延迟膨胀的需求，可以选择添加轻烧MgO和高炉矿粉。其次，对于“采用磨细过火石灰”，本领域技术人员知晓磨细石灰水化反应速度快，水化时体积膨胀均匀，避免了产生局部膨胀过大现象，另外，过火石灰性能和活性较低，过火石灰被磨细，可以提高石灰的质量和利用率，具体请参见文献（“建筑材料”，朱曲平等，第36页，西北工业大学出版社，2017年8月）；因此，本领域技术人员易于想到采用磨细的过火石灰，从而减缓生石灰遇水膨胀的进程，即自应力逐渐释放，综上，在对比文件1公开了生石灰改性水泥土桩的基础上，本领域技术人员根据土体含水量或者土体承载力的要求，并结合磨细过火石灰的性能，易于想到采用磨细过火石灰改性桩体，这是本领域技术人员根据自身专业知识容易得出常规设置，其技术效果可以预期。
一项权利要求请求保护的技术方案是否具备创造性，应当从其技术方案的实质出发，客观衡量其对现有技术做出贡献的大小，而与权利要求撰写的长短、技术特征的多少并无实质关系。但是，审查员在实际审查过程中，可能会因为过度关注特征而忽视了发明整体性，进而导致机械对比、特征割裂，尤其是对于含有很多细节技术特征的较长权利要求。因此，对于该类型权利要求，首先，对于发明做出贡献的发明点，通过结合对比文件进行创造性评判，其次，对于其他对现有技术无实质贡献的繁多技术细节，按照它们内在关联性进行分组，通过说理及举证等方式分别进行概括评述，保证了审查的客观性、准确性和高效性。

3. 分析和总结

另外，很多申请并非如上述案例能够对所有的区别特征均提供相关举证文件，此时，对案件的走向要有明确的预判，明确区别特征对现有技术的贡献，对于区别技术特征评述尽可能以对比文件方式呈现，对一些细节特征实在难以用对比文件的要说理充分详尽，使申请人信服。例如，案例：沼气池的建造方法 ；申请号：2011101106762、2011101106832、2011101106033；上述三个申请是同一申请人的三件关于沼气池建造方法的申请，分别是建造全地下、全地上、半地下混凝土沼气池的方法。对比文件1公开全地上、全地下、半地下混凝土沼气池的建造及诸多细节特征，然而对于恒温供热系统却未披露，而该特征虽然是保证产气量常规技术手段，但对于该沼气池也是重要的特征，因而结合了对比文件2，对于具体操作的细节特征则通过详细的说理来撰写。总之，把握发明构思，对案件走向有明确的预判，通知书撰写中重视证据，有理有据，尽量完善说理过程并进行必要举证，也要重点突出，写出层次感。

参考文献

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南.北京：北京知识产权出版社.2010-01.134