创造性审查实践中对“相反教导”的思考

创造性审查实践中对“相反教导”的思考

吴银娥 ,叶敏

（国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心  湖北武汉 430070）

摘  要：本文以两个实际案例为依托，根据发明申请实际解决的问题以及对现有技术做出的实际贡献，立足于本领域技术人员的知识水平和认知能力，对是否存在相反教导进行了分析探讨。

关键词：创造性  相反教导  本领域技术人员

引言   

专利审查指南中给出以三步法作为创造性审查的一般方法，其中第三步要确定现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明[1]。

在实际审查过程中，申请人经常以对比文件给出了“相反教导”为由，认为不能用该对比文件评判本申请的创造性。然而专利审查指南中并没有规定“相反教导”的定义。一般而言，“相反教导”相对于正向教导（即技术启示）而言的，相反教导不仅会阻碍本领域技术人员将现有技术与最接近现有技术相结合，还将否定要保护的发明的“显而易见性”。本文结合两个实际案例，根据发明申请实际解决的问题以及对现有技术做出的实际贡献，对是否存在相反教导进行了分析探讨。

一、案例分析

相反的技术教导发生情形较为复杂，在专利审查过程中经常考虑到的技术问题、技术手段、技术效果都是可能导致现有技术给出相反教导的因素，常见的情形有以下两种：

首先当面对相同的技术问题，如果本申请与现有技术分别采用了截然相反的技术手段，申请人可能会争论现有技术给出了相反的技术教导。但由于应用的目的和需求存在差异，不同的申请人基于相同的技术问题会采用不同的技术手段[2]，但其仅仅是出于不同的应用场景或者目的而采用的不同的技术方案的客观描述，并不会排除本领域技术人员会根据实际的需求对该手段做出选择性应用的可能性。

其次当申请人仅就当前对比文件来争论该对比文件给出了相反的教导，而用来评价创造性的最接近现有技术只是某一个时间点上就某以具体方面提出的一些技术方案或者技术信息，是一个点的概念。而根据审查指南的规定现有技术是一个整体的概念[3]，发明是否具备创造性，应当基于本领域技术人员的知识和能力进行评价，本领域技术人员不会仅局限于某一篇对比文件，而会从整体的现有技术中寻求改进本申请方案的技术启示。

下面结合审查实践中的具体案例对上述两种情形进行分析。

1．对比文件技术手段表现形式的“相反”

案例一

案情：申请文件要求保护一种容器环境下应用配置集中处理方法，本申请通过引入了内置有独立的内存存储单元的分布式调度器，待更新的配置数据保存在内存存储单元中，解决了配置数据本地化不可靠性以及配置数据一致性的问题。

最接近的现有技术对比文件1与本申请的区别技术特征在于：分布式调度器中内置有配置数据存储管理模块，而对比文件1的分布式调度器上只存储配置文件版本号，利用外置的磁盘来存储具体的配置数据，因此申请人认为对比文件1给出了与本申请的区别技术特征相反的技术启示。

案例剖析：结合对比文件1的说明书记载“将配置文件版本号的存储和配置数据的存储分离，不受集群管理服务器自身内存、存储结构的限制，能够支持大批量数据和结构复杂的配置数据的动态更新”，可见对比文件1出于支持大批量配置数据、复杂结构的数据的动态更新的目的而将配置数据存储在外部的磁盘上。

本领域技术人员能够理解，不同的发明会有不同的发明目的和侧重点，本申请的发明点在于如何实现配置数据的本地化持久，并没有太多的考虑配置数据在大批量数据更新和复杂结构数据更新的场景，根据发明的实际需要，本领域技术人员仍然可以选择将配置数据直接存储在分布式调度器内置磁盘上[3]。因此，不构成相反的教导。

2．对比文件技术方案适用环境表现的“相反”

案例二

案情：申请文件要求保护一种软件免测的预测方法，本申请通过在软件提测的源头判断软件是否可以免测，可以在免测分类预测结果为免测时直接发布上线以提高软件上线效率。

最接近的现有技术对比文件1与本申请的区别技术特征在于：本申请在免测分类预测结果为免测时，确定提测软件无需测试直接发布上线；而对比文件1是对软件代码进行缺陷预警，申请人认为对比文件1将代码缺陷预警过程设置在正式测试过程之前，不仅需要软件测试，而且还需要进行缺陷预警处理，反而增加了软件上线处理流程，给出了“提高软件上线效率”的相反教导。

案例剖析：从方案的整体上考量时，本申请相对于现有技术对比文件1做出的改进在于当预测软件质量高时则对软件免测。而对于一篇具体的对比文件，它只可能只是某些方面与本申请最接近，而不可能从各个方面均与本发明相同，它不能反映现有技术的全貌。

而根据审查指南的规定现有技术是一个整体的概念，发明是否具备创造性，应当基于本领域技术人员的知识和能力进行评价。本领域技术人员知晓申请日之前发明所述技术领域的所有普通技术知识，有动机从现有技术整体去寻求进一步完善技术方案的技术启示。在本申请申请日之前，人工智能软件缺陷预测技术在软件测试领域快速发展，各种传统需要软件测试人员进行的测试内容逐步被人工智能部分甚至完全的替代，本领域技术人员在人工智能预测精准度逐步提高的技术背景下，完全能够有动机对对比文件1的技术方案进行改进成当代码缺陷预警风险较低时则对代码免测。因此，不构成相反的教导。

三、结论

综上案例，对于对比文件是否存在相反教导，应当在个案中具体分析。首先应当根据发明申请与现有技术的区别特征确定出发明申请实际解决的问题以及对现有技术做出的实际贡献，然后立足于本领域技术人员的知识水平和认知能力，对是否存在相反教导进行整体的考量。（第二作者对本文贡献等同于第一作者）

参考文献

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京:知识产权出版社,172-175.

[2]徐强,李冠林.浅谈“相反的技术教导”在专利审查过程中的判定方式及应对策略[J].中国发明与专利,2020,17(S2):18-22.

[3]沈乐平. 创造性中“相反教导”的理解[J]. 中国发明与专利，2010(4)：93-95.