结合具体案例浅谈创造性评述的思路调整

结合具体案例浅谈创造性评述的思路调整

余泽慧

国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心   省市：湖北省武汉市 

邮编：430070

摘  要：为提高创造性评述的说服力，结合实际案例，本文提出需要及时调整创造性评述思路的两种情况，并根据具体案例分析不同评述方法的优劣性。在此基础上，总结得出创造性评述要以申请人看问题的角度出发，重视申请人的修改方向和意见陈述，充分理解申请人思考问题的方式，以期达成快速有效的沟通。

关键词：创造性  沟通  理解  调整

引言

当前提倡实审以三性评判为主线，其中关于创造性的评判的比重最大，为了提升审查意见通知书的质量和压缩案件审查的总体周期，申请人与审查员之间快速有效的沟通是很重要的环节，目前申请人与审查员之间的沟通则主要是基于审查意见通知书和意见陈述书[1]，在整个实审过程，申请人会根据审查员提供的证据和说理而改变其请求保护的技术方案和答复意见，审查员也需要根据具体情况适时进行创造性评述的思路调整[2]。

一、案件审查整体情况

通过审查实践，本人对创造性法条/存储器操作方法与装置主题有较为深入的认识，以下将以1个案例为例进行介绍。

二、案例分析

案例一

    审查过程中，审查员答复申请人，基于某点的认知，双方不一致，为避免自说自话，不必再硬碰硬，换一种说理的方式，跳出自己的固定思维，尝试理解申请人的认识，找到不一致的根源，根据申请人的理解方式去调换说理措辞，重新组织语言

1．案情介绍

本案例涉及一种存储设备存储单元选择方法，声称要解决的技术问题是如何提高存储单元数据存储的有效性。

权利要求1：“一种存储设备存储单元选择方法，其特征在于，所述方法包括：在存储设备接收到数据的情况下，根据预设规则确定目标存储单元；判断所述目标存储单元是否处于写保护状态；在所述目标存储单元未处于写保护状态的情况下，获取所述目标存储单元记录的已有擦写次数；将所述目标存储单元记录的已有擦写次数加1与预设阈值进行比较；在所述目标存储单元记录的已有擦写次数加1未超过预设阈值的情况下，将存储设备接收的数据存储到所述目标存储单元。”

2．对比文件介绍

    对比文件1：公开了一种存储设备的使用方法，包括：上电初始化后获取地址索引；上电初始化后获取擦写次数计数位；当更新存储设备的页中的数据时，将擦写次数计数位增加1得到新的擦写次数计数位，判断新的擦写次数是否小于擦写次数阈值；若新的擦写次数计数位小于擦写次数阈值，则将数据和新的擦写次数计数位更新到地址索引所对应的页中和地址索引加1所对应的页中。

3．评述过程及分析

审查员在第一次审查意见通知书中指出上电初始化后获取地址索引(相当于本申请的在存储设备接收到数据的情况下，根据预设规则确定目标存储单元)；当更新存储设备的页中的数据时，将擦写次数计数位增加1得到新的擦写次数计数位（相当于本申请的将所述目标存储单元记录的已有擦写次数加1与预设阈值进行比较）；判断新的擦写次数是否小于擦写次数阈值，若新的擦写次数计数位小于擦写次数阈值，则将数据和新的擦写次数计数位更新到地址索引所对应的页中和地址索引加1所对应的页中（相当于本申请的在所述目标存储单元记录的已有擦写次数加1未超过预设阈值的情况下，将存储设备接收的数据存储到所述目标存储单元）。

双方争议的焦点在于申请人认为对比文件1 中的阈值与本申请的阈值含义不同。关于擦写次数阈值的理解，有如下两种可能的分析角度：1）擦除次数的阈值可以理解为存储单元允许擦除的最大阈值，超过该擦写次数阈值，则该存储单元处于失效状态 。2）擦除阈值为人为设定的擦除阈值，在存储单元达到该阈值时，即不对其进行擦写操作，转而向另外的存储单元进行擦写操作，此时达到擦写阈值的存储单元并未失效，设定这个擦除阈值的主要原因是为了对存储器中的存储单元进行均衡擦写操作。而本申请结合说明书中记载的内容可以将擦除阈值理解为超过该擦除阈值则存储单元即为失效单元的擦除阈值。

由此可见，在针对意见陈述的答复时，对擦除阈值的理解从不同的角度分析结论是不同的，导致“擦除阈值”是否被对比文件1公开的判断结果完全相反，在答复第一次审查意见时，申请人带入了说明书中内容，是从超过擦除阈值存储单元变为坏块将擦除阈值理解为第一种擦除阈值的含义。

回到本案权利要求1记载的特征，其中并未加入上述说明书中的内容，首先应当明确告知申请人“《专利法》第59条第1款规定：发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”，审查员应当基于广义的理解，即能够以对比文件1 中“擦除阈值”相当于本申请的“擦除阈值”；如若申请人修改权利要求1，其中加入上述说明书中的内容“在所述目标存储单元记录的已有擦写次数加1超过预设阈值的情况下，将所述目标存储单元标记为只读，以使所述目标存储单元处于写保护状态；或在所述目标存储单元记录的已有擦写次数加1超过预设阈值的情况下，将所述目标存储单元设置成损坏存储单元，并更新到损坏存储单元表项中，以使再次根据预设规则确定新的目标存储单元时，可以跳过该目标存储单元”使限定更加具体化，则对比文件1中的擦除阈值不能完全相当于本申请中的擦除阈值。

同样的语句可能存在多重释义，只有基于一致性理解，争议双方才能达成有效的沟通，适当规避采用双方释义不同的继续阐述审查意见，以免双方无法实现有效的沟通。

三、案例思考及小结

创造性评述其实是一个结合证据进行说理的过程，在既有证据的前提下，要充分理解申请人的修改方向和意见陈述，适时调整思路，对多个现有技术进行优先排序，站位本领域技术人员对于解决技术问题难易程度的判断，调整到现有技术的最佳组合，更合理有效地阐明现有技术从整体所给出的技术启示，以期达到事半功倍的说服效果。同时，还要认识到任何人都有其思维局限性，懂得换位思考，突破自身思维局限性，充分体会申请人思考问题的角度和方向，换一种最适合申请人接受和理解的评述方式，从而快速聚焦到实质的争议点，实现快速有效地沟通，从而能实现后续程序的节约，对案件审理的总周期也能起到良好的控制作用 [3]

参考文献

[1] 中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南[M]. 北京：知识产权出版社，2010 ：170-175.

[2] 朱莹莹．从一个实际案例谈创造性评述中对比文件组合的选取[J]. 中国发明与专利，2016(6).

[3]申丽娟，蔡广宁. 浅谈公知常识在审查中的应用[J].中国发明与专利，2013(5):84-85.