在适当参考同族专利审查过程的基础上独立审查

在适当参考同族专利审查过程的基础上独立审查

张欣

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心  天津市 300000

摘要：同族申请在不同的国家或地区可能会出现不同的审查结果，在一方面与各国专利制度不同有关，另一方面主要是因为各国审查员所采用的对比文件不同；本文结合两篇实际案例，详细论述了适当参考同族，独立审查的重要性。

关键词：同族专利，独立审查，

一、引言

同族专利是基于同一优先权文件，在不同国家或者地区，以及地区间专利组织多个申请、

多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献[1] 。

通常情况下，同族专利申请的保护范围是相同的，在审查过程中可以先参考同族专利申请的审查过程，同族专利申请的审查过程中采用的对比文件多为外文专利文献，通过查阅同族专利申请的审查过程，有可能会直接或通过追踪手段获得评述全部权利要求新颖性/创造性的有效对比文件，非常有助于提高审查效率；

然而，实际审查中发现，即便保护范围相同，对比文件相同的情况下，也存在专利申请结案走向不同的现象；并且也存在同族专利申请审查过程中所列对比文件仅能评述部分权利要求，或无法评述本申请新颖性/创造性的情况；这时需要审查员在适当参考同族专利审查过程的基础上独立审查，以保证准确的结案走向；

本文结合两个案例，详细论述了如何适当参考同族审查过程，独立审查，以保证结案走向的正确性。

二、实际案例

1.案例1(申请号202010358189）

（1）技术领域以及技术问题

本申请涉及连接器端子、带端子电线、以及端子对；作为安装在电线的端部的连接器端子，利用了在由铜或铜基合金形成的基材的表面具备镀敷层的带镀敷的端子，相关专利（专利文献1：日本特开2008-169408号公报；专利文献2：日本特开2016-166396号公报）中公开了镀银层作为镀敷层，银具有高电导率；因此，在最外表面具备镀银层的带镀敷的端子中，连接电阻容易降低，但容易出现磨损的现象；为此，本发明的目的之一在于提供一种最表层不容易由于反复滑动而发生磨损的连接器端子。

（2）技术手段以及技术效果

具体而言，权利要求1保护的连接器端子具备：基材；以及设于上述基材的至少一部分的最表层，上述最表层的构成材料包含98质量％以上的Ag，在0.1N的测定载荷下，上述最表层的维氏硬度为115HV以上160HV以下。

维氏硬度满足上述特定范围的最表层可以说不过硬也不过软，使得连接器端子的使用环境即使为在对连接器端子施加比较大的载荷的状态下反复滑动比较短的距离这样的环境，上述最表层也不容易发生磨损，连接器端子容易利用以Ag作为主体的最表层长期维持低电阻的连接状态。

（3）审查过程

本申请非常明确地记载了通过镀层满足一定条件的维氏硬度以解决本申请的技术问题，因此，审查员在检索时，直接采用“端子，维氏硬度，镀，以及分类号H01R13/03”进行检索，并检索到两篇专利文献D1（CN105705680A）、D2（CN106165202A）；

结合对比文件1的实施例可以得出，端子材料包括：原材料；设置于原材料之上的至少一部分的表层，表层的构成材料为99质量％或99.5质量％以上的Ag；在0.1N(10gf的测定负荷)的测定载荷下，表面硬度在120HV以上、160HV以下。

由此可见，对比文件1为公开权利要求1的新颖性文件；审查员进一步基于对比文件1、对比文件2评述了全部权利要求新颖性或创造性。

该案件一通后视撤结案。

（4）同族审查过程对比

美国同族，审查员基于其检索到的对比文件（US2017162969A1、JP2019044274A）评书了部分权利要求，最终授权结案。

日本同族，审查员基于其检索到的对比文件（JP2015144063A）最终以驳回结案。

（5）结论

由该案例可以看出，保护范围相同的同族专利申请，基于各国审查员采用的对比文件不同，最终的结案走向也有差异。

并且，同族专利审查过程通常采用外文专利文献，因此，审查员在进行检索时，更应重点检索中文专利库，这并不是意味着外文专利库就可以不去进行检索，当中文专利库未能检索到有效对比文件时，还应该对外文专利库进行充分检索，以保证检索的全面性。

2.案例2 (申请号2018800203411)

（1）技术领域以及技术问题

本申请涉及用作对燃料和液压油以及雷击的组合保护的密封复合物填充的塑料盖；在飞机工业中，密封盖的生产以及组装成本较高。

（2）技术手段以及技术效果

具体而言，权利要求1保护一种用于密封飞机结构中的连接元件的塑料盖，其主要由至少一种高性能聚合物组成，具有根据DINIEC 60243为至少10kV/mm的击穿电阻，并且填充有密封复合物，所述密封复合物具有高能量吸收能力并且包含选自气体和/或空气填充的中空填充物的至少一种填料，其中塑料盖和密封复合物彼此粘结在一起。

本申请中的塑料盖密封飞机结构中的连接元件且以防液体的密封复合物填充，其中这些塑料盖起到对燃料和液压油(尤其是基于磷酸三丁酯的那些)以及雷击的组合保护作用，并且可以以经济可行的方式生产和应用。

（3）审查过程

审查员在第一次审查意见通知书中引用国际检索报告中的对比文件，评述了全部权利要求的新颖性/创造性。

申请人在答复一通时，进一步限定高性能聚合物，并认为修改后的高权利要求具有高化学稳定性和热稳定性，具有吸收能量的能力且同时对雷击具有高击电阻的能力。

审查员认为，目前的证据并未公开相应技术特征，于是通过“polyetherimide（聚醚酰亚胺）”检索到对比文件2（新的最接近的现有技术），其中明确公开了“塑料盖100由玻璃填充聚醚酰亚胺组成，聚醚酰亚胺属于一种高性能聚合物，其内部填充有密封材料400，塑料盖100和密封材料400彼此粘接在一起”，审查员进一步结合对比文件1（原最接近的现有技术）评述了全部权利要求的创造性。

申请人在答复二通时，进一步限定填料的重量,并认为降低中空微球的量能够改善能量吸收，而对比文件1中的能量吸收主要是由密封剂材料导致的，且其给出了使用至少10重量%的量以更好地降低填充密封剂的总重量，提高填充密封剂的年度，降低成本；

审查员在第三次审查意见通知书中，对申请人的争辩点进行了针对性答复。

申请人在答复三通时，进一步限定“高性能聚合物的吸水率以及密封复合物的密度”，并陈述了其有益的技术效果。

审查员最终以创造性驳回了该申请，并在驳回决定针对“吸水率”以及“密度”给出了公知常识性证据以及相应的答复。

申请人提出复审，并在复审阶段进一步修改权利要求，复审作出维持驳回的决定。

（4）同族审查过程对比

欧洲同族采用国际检索报告所列对比文件，并在权利要求1中限定“高性能聚合物”后授权。

日本同族部分采用检索报告所列对比文件，并在权利要求进一步限定部分参数的范围后授权。

（5）结论

与欧洲同族的审查过程相比较，国际检索报告或同族专利审查过程中具有有效对比文件，在很大程度上会提高审查效率，但是如果相应对比文件无法继续评述，则需要审查员进行补充检索，独立审查。

与日本同族的审查过程相比较，即便基于同样的证据，审查员应在适当参考同族的审查意见的基础上独立审查，事实认定要客观，分析逻辑要合理，审查意见要准确。

三、结论

不同于普通专利申请的审查过程，同族专利申请的审查过程存在着可参考性，同族专利申请的审查过程或国际检索报告中可能会列出多篇专利文献，审查员可从多篇专利文献中筛选出有效对比文件，这在很大程度上节约了审查时间，提高审查效率；

但在实际审查过程中发现，无论与同族专利申请的审查过程是否采用相同的对比文件，都可能出现不同的结案走向，因此，审查员还是要在适当参考同族专利申请的审查意见的基础上独立审查，对本申请、对比文件的事实认定要客观，分析要有逻辑性，结论要有依据，不能盲从同族专利审查意见。

参考文献

[1]陶鑫良，《专利技术转移》[M].北京：知识产权出版社,2011年.