关于复审依职权审查范围的思考

关于复审依职权审查范围的思考

刘雪莲,王娜

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京市 100088

摘要

复审程序既是因专利申请人对驳回决定不服而启动的救济程序又是专利审批程序的延续，只有准确把握“救济”与“延续”的尺度，才能够正确贯彻执行复审审查的合法原则、公正执法原则、请求原则、听证原则等，其中涉及到上述尺度把握的一个重要影响因素就是复审程序中的依职权审查。本文结合《专利法》、《专利审查指南》中的相关规定，对复审依职权审查范围的把握进行分析并给出建议。

关键词 

复审程序 依职权审查 明显实质性缺陷

    复审程序既是救济程序又是专利审批程序的延续，而“救济”与“延续”是相互影响的两个对立面，就像天平的两端，无论侧重哪一端都会导致天平的失衡，过度考虑救济程序则可能导致审查程序的不合理延长，而过度考虑专利审批程序的延续则可能会导致审查程序中审级的损失，只有把握好天平两端的尺度，尽量找到两者之间的平衡点，才能够真正落实复审审查合法、公正的原则。在复审审查程序中，影响“救济”和“延续”相平衡的一个重要因素是复审依职权审查的范围，也就是说，依职权审查范围限制过小或无依职权审查权限则不利于审批程序的延续，而依职权审查的权限过大则又可能会导致审级的损失。本文通过关于两个具体复审案例的审查方式的探讨并结合《专利法》、《专利审查指南》中的相关规定，对复审依职权审查范围的合理把握进行剖析，并给出相应的建议，希望能够对复审审查工作有所帮助。

案例1，实质审查程序中各次审查意见通知书以及驳回决定中都是使用对比文件1作为最接近现有技术评价权利要求的新颖性/创造性，对比文件2仅用于评述部分从属权利要求的附加技术特征，复审时，合议组在审阅了该案的全部文件后，认为前审对对比文件1的事实认定不准确，而相比之下使用对比文件2作为该案的最接近现有技术更为合适，并以此评价全部权利要求的新颖性/创造性而发出复审通知书，在复审通知书中不再使用对比文件1。

由此案例1引出的问题是，在复审程序中改变前审作为最接近现有技术的对比文件的做法是否恰当？该做法是否属于依职权审查的范围？该复审通知书中“救济”与“延续”的尺度把握是否准确？是否会导致审级的损失？

要明晰上述问题，应当首先对《专利法》、《专利审查指南》中的相关规定进行一下梳理：

《专利审查指南2020》第四部分第二章引言部分规定：复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。因此，一方面，专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；另一方面，为了提高专利授权的质量，避免不合理地延长审批程序，专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。此外，《专利审查指南2020》第四部分第一章审查原则中依职权审查原则规定：专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。

由上面的规定可以看出，复审程序中，审查范围一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，而不对专利申请进行全面审查；同时为避免不合理地延长审批程序，可以进行依职权审查。其中，“一般”给出了复审审查的普遍审查范围为驳回决定所依据的理由和证据，“可以”指出了复审审查过程中合议组还具有一定的自由裁量权，同时给出该自由裁量的内容和范围仅限于驳回决定未提及的明显实质性缺陷，关于该“驳回决定未提及的明显实质性缺陷”，《专利审查指南2020》第四部分第二章4.1中给出了解释：（1）足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及证据予以驳回的缺陷。（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。对于“与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷”，该部分给出的案例为：驳回决定指出权利要求1因存在含义不确定的用语，导致保护范围不清楚，合议组发现权利要求2同样因存在此类用语而导致保护范围不清楚时，应当在复审程序中一并告知复审请求人；复审请求人的答复未使权利要求2的缺陷被克服的，合议组应当以不符合专利法第二十六条第四款的规定为由作出维持驳回决定的复审决定。

返回案例1，实质审查程序中各次审查意见通知书以及驳回决定中都评价了权利要求的新颖性/创造性，且对比文件2在各次审查意见通知书以及驳回决定中都引用过；现在合议组发现对比文件2作为最接近现有技术可以评价所有权利要求的新颖性/创造性；鉴于对比文件2为驳回决定中已使用过的对比文件，并非复审阶段引入的新证据，且合议组通过合议认为单独使用该对比文件2而不用增补新的对比文件就能够影响全部权利要求的新颖性/创造性，即该缺陷可认为是与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷，那么为了避免审查程序的震荡，提高审查效率，合议组依职权以该对比文件2作为最接近现有技术发出复审通知书以节约审查程序的做法是正确的。否则以对比文件1事实认定错误为由撤销驳回决定的话，该案可能会被二次驳回，导致审查程序震荡，使得审查周期的不合理延长。

案例2：实质审查程序中各次审查意见通知书以及驳回决定中都是使用对比文件1和对比文件2结合评价权利要求1-5的创造性，未评价权利要求1的从属权利要求6的创造性。复审请求人提交复审时，将权利要求6上升为新的独立权利要求1。复审时，合议组在审阅了该案的全部文件后，认为权利要求1新增加的技术特征（即原权利要求6的附加技术特征）已经被对比文件1公开，因此使用对比文件1和对比文件2结合评价新的独立权利要求1的创造性而发出复审通知书。

通过前面的分析可知，由于权利要求1新增加的技术特征已经被对比文件1公开，合议组不需要引入新的对比文件便可以评述新的独立权利要求1的创造性，因此该缺陷同样属于与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷，那么为了避免审查程序的震荡，提高审查效率，合议组依职权发出复审通知书以节约审查程序的做法是正确的，否则以新的独立权利要求1未评述过创造性，不符合听证原则为由撤销驳回决定的话，该案可能会被二次驳回，导致审查程序震荡，使得审查周期的不合理延长。

由此可见，“驳回决定未提及的明显实质性缺陷”是判断复审依职权审查范围是否得当的关键点，也是找到“救济”与“延续”之间的平衡点的关键。需要注意的是：驳回决定未提及的明显实质性缺陷，除了通常理解的明显实质性缺陷，例如明显不属于专利保护客体、明显不具备实用性、明显公开不充分、明显修改超范围以及明显存在无法对复审请求进行有效审查的缺陷的，还具有（1）足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及证据予以驳回的缺陷和（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。需要提醒的是，依职权审查的范围也仅限于“驳回决定未提及的明显实质性缺陷”，而不能任意扩大依职权审查的范围，否则会带来过于偏重“延续”而轻视“救济”的问题，导致专利请求人丧失了再次进行行政复议的机会，造成审级的损失。

以上，本文作者通过自身的复审审查实践对复审审查程序中依职权审查范围的理解和界定进行探讨，以对“救济”与“延续”的尺度如何把握给出个人的建议，希望可以对复审审查工作有所帮助。

参考文献

1、《专利审查指南》，中华人民共和国国家知识产权局制定，知识产权出版社，2020。

2、浅析专利复审程序中的依职权审查，田涛，法制与经济，2021年第3期，2021年3月