关于实用新型中保护客体的审查探讨

关于实用新型中保护客体的审查探讨

李洋   孙彦坤   孔令昆

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心  天津市  300304

摘要：本文从专利法关于实用新型的规定出发，介绍了实用新型中保护客体案件的审查思路，其中包括对组分的限定、已知材料对产品的限定、计算机软件中已知模块的限定，最后提出审查标准的建议。

关键词：实用新型；组分；已知材料；计算机软件

专利法第二条第三款规定：实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。根据专利法第二条第三款的规定，实用新型专利只保护产品的形状和/或构造，而产品的形状，是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状；产品的构造，是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。[1]

物质的分子结构、组分、金相结构等，由于都不具有可以肉眼观察到的空间形状、需要借助显微镜等器件，不属于实用新型专利给予保护的产品的构造。例如，仅改变焊条药皮组分的电焊条不属于实用新型保护的客体。

应当注意的是：

（1）权利要求中可以包含已知材料的名称，即可以将现有技术中的已知材料应用于具有形状、构造的产品上，例如复合木地板、塑料杯、记忆合金制成的心脏导管支架等，不属于对材料本身提出的改进。

（2）如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对材料本身提出的改进，则不属于实用新型专利保护的客体。

上述（1）中所涉及的例子比较直观，在实际审查过程中，根据技术方案、申请人答复等案情各不相同，判断起来需要多方面综合考虑。举例说明：

案例一、本申请涉及一种具有抗菌防泼水缓震多功能的鞋子，其中，权利要求 6 记载了“根据权利要求 5 所述的一种具有抗菌防泼水缓震多功能的鞋子，其特征在于：所述抗菌层(103)采用银离子制作而成。”[2]

审查员在审查意见中指出“权利要求 6 所要求保护技术方案是对物质组分的限定，而物质的组分不属于实用新型专利给予保护的产品的构造，因此不符合专利法第二条第三款的规定。”申请人答复通知书时未修改权利要求6，认为采用银离子抗菌层属于本领域的已知技术，权利要求6属于采用已知材料对产品进行限定，不是对组分的保护。

审查员根据现有技术和答复文件可知，银离子具有抗菌特性，银离子制作的抗菌层属于已知材料，但是，银离子是一种离子状态，并不能单独形成层状结构，必然与其他物质进行结合，才能形成抗菌层。

因此，该权利要求6的撰写实质指向了一种组分的描述方式，但是这些物质组分或配方组成的材料是已知材料，那么，申请人需要在说明书中使用该已知材料的名称表示该物质组份，然后将该名称写入权利要求，例如，银离子抗菌层；所述已知材料在现有技术中如果不存在通用名称，申请人可以在说明书中为该组分或配比构成的材料定义一个名称，然后将该名称写入权利要求中。本申请的权利要求6建议修改为“所述抗菌层(103)为银离子抗菌层。”

案例二、一种新型改性塑料，权利要求 3 中记载了“所述增强层（3）的材料采用滑石粉材料”，权利要求 7 中记载了“所述有机阻燃层（41）的原料采用红磷，所述无机阻燃层（42）的原料采用氢氧化镁”，并且在说明书中明确记载了“增强层 3 的材料采用滑石粉材料，具体的，滑石粉可以很大程度上改善塑料的机械能和冲击任性，极大的提高了塑料的强度。”“有机阻燃层41 的原料采用红磷，无机阻燃层 42 的原料采用氢氧化镁，具体的，有机阻燃剂具有很好的亲和力，在塑料中添加使用，红磷阻燃剂在有机阻燃体系中占据绝对优势。”[2]

审查员通过简单核查可确定，在塑料的制备中滑石粉、红磷、氢氧化镁属于已知的较常用的增加塑料强度、阻燃性能的塑料添加剂。

但是，滑石粉、红磷、氢氧化镁仅是塑料添加剂，必然还需要与其他物质结合在一起，构成增强层、有机阻燃层或无机阻燃层，该权利要求3、权利要求7的撰写方式实质是一种组分式权利要求，但是，这些物质组分或配方组成的材料是已知材料，那么，申请人需要在说明书中使用该已知材料的名称表示该物质组份，然后将该名称写入权利要求，例如，滑石粉增强层；本申请的权利要求3建议修改为“所述增强层（3）为滑石粉增强层。”权利要求7建议修改为“所述有机阻燃层（41）为红磷阻燃层，所述无机阻燃层（42）为氢氧化镁阻燃层。”

对于上述（2）中，如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对材料本身提出的改进，则不属于实用新型专利保护的客体，举例说明如下：

案例三、一种纯棉抗菌防螨 T 恤，其中，权利要求1记载了“包括纯棉亲肤层(1)，所述纯棉亲肤层(1)上固设有抗菌防螨层(2)，所述抗菌防螨层(2)为化纤原料中加入抗菌整理颗粒制成。”[3]

审查员在第一次审查意见通知书中指出，权利要求1中既包含形状、构造特征“包括纯棉亲肤层(1)，所述纯棉亲肤层(1)上固设有抗菌防螨层(2)”，又包含对材料本身的改进“所述抗菌防螨层(2)为化纤原料中加入抗菌整理颗粒制成”，不属于实用新型专利保护的客体。申请人答复时删除了对材料改进的特征，仅保留了对形状、构造限定的特征。

首先，申请人针对审查意见指出的问题进行修改，这种修改不超范围。其次，申请人通过删除特征克服了意见陈述中指出的问题，修改后的权利要求1符合专利法第二条第三款的规定。再次，根据背景技术的记载，“所述抗菌防螨层为化纤原料中加入抗菌整理颗粒制成”属于解决技术问题的必要技术手段，建议在第二次审查意见通知书中指出缺少必要技术特征的问题。

有观点认为：权利要求中保护的材料实质上仍然是“非已知材料”，是说明书中所描述的特定组分的材料，权利要求仍然不符合 A2.3 的规定；对此，笔者认为，权利要求书是对说明书进行的一定的上位概括，虽然说明书中记载的抗菌防螨层是一种改进后的新材料，但是，现有技术中存在已知的抗菌防螨层，应当将权利要求1中的抗菌防螨层理解为具有通用含义的已知材料，而不应该带入说明书中的内容。

还有观点认为：修改后的权利要求中的材料名称是功能性限定，而说明书的实施方式只公开了一种个例，权利要求得不到说明书支持；对此，笔者认为，虽然说明书中仅公开了一种抗菌除螨层，但是，现有技术中存在已知的抗菌防螨层，审查员应当准确站位本领域的技术人员，允许这种上位概括。

除了关于使用已知材料限定产品的形状、构造外，权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不得包含方法的步骤、工艺条件等。例如，以焊接、铆接等已知方法名称限定各部件连接关系的，不属于对方法本身提出的改进。

同时，对于设计计算机模块的实用新型专利，如果权利要求中既包含了硬件的改进，又包括了计算机程序，如果权利要求中对现有技术的改进在于硬件部分，同时所涉及的计算机程序属于配合硬件的改进，本领域技术人员利用现有的计算机程序开发平台和熟知的编程方法可容易实现其功能的简单程序，或者属于已知计算机程序（包括现有的协议、标准等）及常规的、适应性的应用，例如参数调整、移植变换等，则该权利要求不涉及对计算机程序本身提出的改进，属于实用新型保护的客体。

在进行实用新型专利的保护客体的判断上，案情各不相同，仅仅通过本文的几个案例也只是简单理解与应用，在此抛砖引玉而已，建议各专利工作者结合具体的案件，从技术问题、关键技术手段与技术效果出发，分析关键技术手段中是否涉及组分、材料、软件本身的改进，化繁为简，以实现高效、准确的申请、审查。

参考文献

[1] 《专利审查指南》，知识产权出版社，2017年6月版。

作者信息：

李洋，1989.10，国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，研究方向：专利审查、专利分析

孙彦坤，1990.04，国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，研究方向：专利审查、专利分析

孔令昆，1988.08，国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，研究方向：专利审查、专利分析