关于实用新型优先权“相同主题”审查的几点思考

关于实用新型优先权“相同主题”审查的几点思考

王萌

（国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，天津，300304）

摘要：优先权审查是实用新型审查的重要内容，其中包括在先申请与在后申请是否涉及相同主题的判断，但专利法律法规对此只作出了原则性规定，在操作层面缺乏明确统一的判断标准，不仅给审查员带来诸多疑问，也使申请人有时难以对审查结论作出预判。本文针对这些疑问进行思考和分析，对于相同主题的判断标准给出意见建议，有助于审查标准执行一致。

关键词：实用新型 优先权 相同主题 判断标准

1 问题的提出

优先权原则是专利制度中的一项重要原则，优先权审查也是实用新型审查中的一项重要内容。我国专利法及专利法实施细则明确规定了优先权审查的法律依据和审查内容，包括对优先权声明、在先申请副本、转让证明等文件形式的审查，对在后申请的提出时机、申请人资格、在先申请的类型、状态及是否为首次申请的审查，以及在先申请与在后申请是否涉及相同主题等方面的审查。

笔者在审查实践中发现，审查员通常能够较好地审查一般形式要件，但是，对于要求优先权的在后申请与在先申请是否涉及相同主题，常常存在一些疑问，主要涉及以下方面：（1）是否有必要花费精力确保相同主题判断结论正确；（2）存在同样发明申请的情况下，是否要保证实用新型优先权审查结论与发明申请优先权审查结论一致；（3）相同主题的判断标准是什么。之所以存在上述疑问，原因在于，根据专利审查指南的相关规定，实用新型优先权在相同主题方面仅看主题是否明显不相关，但关于何谓“明显不相关”，专利审查指南并未给出明确定义或举例说明，这就赋予审查员较大的自由裁量权，面对复杂案件，审查员常常陷入纠结，不仅审查效能较低，还会使申请人有时难以预判优先权审查结论。本文主要针对这些疑问进行思考和分析。

2 关于确保判断结论正确的思考

由于专利法律法规只对相同主题审查作出了原则性规定，缺乏明确统一的判断标准，审查员有时需花费大量时间和精力会审讨论后才能得出关于相同主题的审查结论。在目前实用新型申请量不断增加而审查资源十分紧张的情况下，有些审查员认为，既然判断标准不明确，就无所谓结论正确与否，因此根本无需花费精力进行相同主题的判断，只要满足形式要件，直接认定优先权成立即可。而有些审查员则持不同观点，认为既然法律规定了要对相同主题进行审查，就不能使相关法律规定形同虚设，应通过尽量严谨的审查在申请人与社会公众之间取得双方利益的平衡，彰显法律公平正义。

笔者认为，在目前的审查实践中，在后申请与在先申请主题明显不相关导致视为未要求优先权的通知书一旦发出便立即生效，申请人便没有任何途径对判断结果提出异议；而一旦判定本国优先权成立，又会导致在先申请被视为撤回且不得请求恢复。因此，无论判断优先权成立与否，只要是不恰当的判断，都有可能损害申请人的合法权益。错误地判定优先权不成立，意味着专利申请人可能会失去对抗他人在一定期间内就相同发明创造提出另外一项申请的重要武器，以及阻止他人在一定期间内实施该发明创造的重要武器；错误地判定优先权成立，则使申请人无法通过在先申请来继续保护其实质未被记载在在后申请中的主题。因此，审查员应尽可能保证所作出的结论的正确性。

3 关于与发明优先权审查结论一致性的思考

专利审查指南第一部分第二章中明确指出，实用新型初步审查中优先权的判断参照发明初步审查中的判断方法，即，只对在后申请与在先申请的主题是否明显不相关进行审查，不审查其实质内容是否相同。这似乎意味着，如果发明申请判定优先权成立，则同日提交的实用新型申请也应判断优先权成立。

但在审查实践中，笔者注意到，发明初步审查对于相同主题已经弱化到几乎不进行判断的地步，例如，主题为“晶闸管触发装置”的发明专利申请可以享有主题为“功率半导体器件驱动电路”的在先申请的优先权，而实际上，两者除了均属于半导体器件领域之外，在技术方案上没有任何关联。在这种情况下，要求实用新型审查员做出与发明初步审查相同的审查结论，无异于要求审查员对“相同主题”不做审查。鉴于上述考虑，笔者认为，实用新型优先权审查结果不必与其发明申请的优先权审查结果保持一致是合理的。

事实上，发明初步审查弱化相同主题判断的主要原因在于，发明初步审查完全不涉及申请技术方案的理解，初步审查合格也不导致发明专利权确立，因而在该阶段进行相同主题的判断既要额外花费大量行政成本，又不能实质影响申请人和社会公众利益，发明相同主题的审查主要留到实质审查阶段进行。与发明初步审查相比，实用新型初步审查在审查层面和审查深度上都有所不同，诸如说明书未充分公开、缺少必要技术特征、未以说明书为依据等审查条款都要求审查员花费较多的时间和精力去理解技术方案，在这种情况下，实用新型审查员无需花费更多的精力便能得到更为准确的判断结果。同时，实用新型初步审查的结果是直接判定申请是否进入授权公告环节，更为准确地判断结果对于社会公众而言更加公平。

4 关于判断标准的思考

在实用新型审查实践中，相同主题的判断方法可大体分为主题名称法和整体考虑法。

主题名称法，即，仅通过在先申请与在后申请的发明创造名称来判断主题是否明显不相关。这种方法简单明了，有助于节省审查时间，因而受到一些审查员的推崇。但笔者认为，这种方法有时会得到明显不准确的判断结果。例如，在先申请的发明创造名称是“温差闪蒸器”，在后申请的发明创造名称是“一种海水淡化装置”，与在先申请的发明创造名称不一致。但经核实发现，在先申请的说明书中记载的是“一种海水淡化装置”，只是在撰写发明创造名称时误将其写成了“温差闪蒸器”。此时，仅基于发明创造名称判断优先权不成立，显然是不合理的。再例如，在先申请的发明创造名称是“一种南瓜饼自动生产设备”，在后申请的发明创造名称是“一种裹粉机”，与在先申请的发明创造名称不一致。但经核实发现，在后申请主题是在先申请主题的组成部件，其技术方案已经完整地记载在在先申请中。该情况下，基于发明创造名称判断优先权不成立，也是不合理的。另一方面，实际中也会出现主题名称一致而技术方案完全不同的情况，此时判定优先权成立也不合理。

整体考虑法，即，为了得到尽量合理的结论，更多的审查员倾向于不仅考虑发明创造名称，而且结合申请文件记载内容进行判断。这种方法的问题在于，结合申请文件记载内容进行判断也存在一定的主观性，判断思路不同，往往得到不同的判断结果。例如，文献《实用新型优先权审查探析》[1]中提出，通过比较在先申请与在后申请的说明书所记载的“技术领域、所解决的技术问题、技术方案、技术效果是否明显不相关”来判断“主题是否明显不相关”；而文献《关于实用新型优先权审查中“相同主题”的探究》[2]中提出，“在实用新型专利审查中，应通过发明名称、大致对比权利要求书、说明书及说明书附图来判断在后申请与在线申请主题是否明显不相关”，并且具体将其分成四种情况进行判断，即：1. “主题名称相同、附图相同”则优先权成立；2.“主题名称相同、附图部分相同”则优先权成立；3.“主题名称类似、附图不同”则结合权利要求保护方案和说明书记载方案进一步判断；4.“主题名称不同、附图部分相同”则根据本申请技术方案是否记载在在先申请中进行判断。

笔者认为，上述两种判断方法存在以下区别：1. 是否以权利要求保护内容作为判断对象；2. 对比标准是“相关”还是“相同”。显然，以权利要求保护内容为判断对象更符合严格优先权判断标准，因而所得到的判断结果更为准确；并且“相同”比“相关”界限更为明晰，似乎更具可操作性。但该判断原则在实际中的适用情况如何，笔者希望通过两个案例进行说明。

【案例1】本案涉及一种烹饪器具。在先申请与在后申请满足上述情况2“主题名称相同、附图部分相同”的情形。但笔者认为，直接由此认定权利要求1的优先权成立并不合适。通过简单判断可以确定，本申请的改进点在于闭锁装置部分，而该闭锁装置部分在在先申请中并不涉及，判断二者属于主题明显不相关的情形似乎更为妥当。这与上述文献针对情况4所给出的案例的判断思路也是基本一致的，即，需要判断本申请的“技术方案”在在先申请中是否提及。

【案例2】本案涉及一种电饭煲的排水顶升同步机构。在先申请与在后申请属于“主题名称相同、附图不同”的情形，不属于上述四种情况中的任一种情况。经分析，本案权利要求1由于概括得比较上位，其要求保护的内容已在在先申请中提及，在先申请与在后申请的区别在于从属权利要求所限定的驱动装置等的具体结构不同，这也是导致两者说明书附图不同的原因之所在。而本申请的权利要求1是满足优先权成立条件的，应判定该申请的优先权成立。

通过上述两个案例，笔者认为，在是否涉及相同主题的判断中，不宜教条化地将各种情况对号入座，以本申请独立权利要求所要保护的“技术方案”在在先申请中是否“大致提及”作为判断依据进行具体问题具体分析似乎更为合理。该判断思路虽然由于比较接近于发明实质审查中的判断思路而显得相对严格，但相比于发明实质审查中所采用的以类似于新颖性或修改不超范围等标准判断优先权[3]而言，该判断思路还是相对宽松的，既不会过多占用审查员时间，又有助于得到尽量准确的审查结论，有助于平衡各方利益。

5 结论

综上，笔者认为，实用新型审查中应谨慎判断在先申请与在后申请是否涉及相同主题，不宜采用与发明初步审查完全相同的判断标准，也不宜仅通过比较发明创造名称进行判断。虽然通过比较说明书附图有助于直观且快速地进行判断，但是说明书附图相同或部分相同不必然导致优先权成立，说明书附图完全不同也不必然导致优先权不成立。为了兼顾审查效率与审查结论的准确性，笔者建议应当以在后申请的独立权利要求所要保护的技术方案为判断对象，通过核实该独立权利要求的技术方案在在先申请中是否大致提及来判断在后申请的优先权是否成立。

参考文献

1. 张剑云 罗啸. 实用新型优先权审查探析[J], 2017.审查交流。
2. 王丽杰 吕爱飞. 关于实用新型优先权审查中“相同主题”的探究[J], 2019. 中小企业管理与科技.
3. 陈瑞炯. 论专利优先权“相同主题”的判断[D], 2019. 华南理工大学硕士学位论文.

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