对实用新型专利审查中重复授权制度的思考和建议

对实用新型专利审查中重复授权制度的思考和建议

肖竹欣

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心 天津 300304

摘要：本文针对实用新型专利审查的特点，对审查过程中重复授权问题进行了案例分析，并给出了实行先“公开”再“公告”以及适当放宽对“同样的发明创造”的思考和建议。

关键词：实用新型制度；先“公开”再“公告”；同样的发明创造

一、引言

随着专利申请量的持续高速增长，专利质量也成为各国专利发展战略的重点关注对象。我国目前存在三种专利保护形式：发明、实用新型和外观设计，其中发明和实用新型均涉及的是对技术方案的审查，由于实用新型具有审批周期短、费用相对较低、授权要求相对宽松以及保护客体明确等特点，使得近年来实用新型的专利申请量不断递增，以下将基于实用新型的专利审查过程中存在的多件相同或相似的发明创造的重复授权问题，对我国的实用新型专利审查过程中的问题进行思考和总结。

二、实用新型专利审查的重复授权问题分析

我国实用新型专利申请量巨大，因此在明显实质审查方面，专利审查指南要求并不需要针对每一件专利均进行检索，随着审查辅助系统的完善，审查过程中系统也会提供机检报告，对审查效率和审查质量有一定的促进作用，然而，在审查过程中，可能会出现与所作贡献不对等或对并不能促进经济社会发展的专利申请授权。由于未授权的实用新型专利申请不予以公告，因此以下将对相关案例进行适当改编。

《专利法》第九条规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”，而目前有些申请人或利用时间差，或进行简单修改，对同一发明构思提出多篇专利申请。

案例一：

申请人A于2018年6月5日提交了实用新型专利申请A，申请人B于2018年9月5日提交了技术方案完全相同的实用新型专利申请B，申请A于2019年1月进入初审，此时，审查员A的审查系统中的机检报告的申请库的时间截止为2018年8月11日，早于申请B的申请日，因此，审查员A并未发现有申请B的存在，但是申请A存在少交附图的情形，于是审查员A发出补正，要求提交附图并指出如果增加附图会根据《专利法实施细则》第四十条重新确定申请日，申请人A于2019年2月15答复，新增加了附图，克服了补正通知书中的所有缺陷，审查员A发出重新确定申请日的通知书，并同时予以授权，重新确定的申请日为2019年2月15日，授权公告后，申请B于2019年4月进入初审，然而，由于申请A重新确定了申请日，且重新确定的申请日在申请B的申请日之后，因此，根据专利第二十二条以及专利法第九条的规定，申请A既不能构成申请B的现有技术，审查员B也无法根据专利法第九条对申请B进行驳回，因为“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”，由此，申请B于2019年4月授权。

该案例中，不同的申请人均获得了同样的发明创造的专利权，根据专利法本不应该如此，究其原因，还是实用新型制度中授权后公告带来的问题，如果能够先公开，再审查，那么将会避免上述案例中申请A授权时，审查员A还不知晓有申请B的情形，同时，也能够防止后续他人将在先未公告的案件重新申请，一定程度上能够避免专利泡沫和促进整体创新能力。

案例二：

为了提高汽车制动系统中盘式刹车片的刹车性能和散热能力，申请人A提出了在盘式刹车片两侧均设置摩擦凸起，并在同日分别以摩擦凸起的直径为2-3mm、3-4mm、4-5mm提交了三件实用新型专利申请。对于专利法第九条或专利实施细则第四十一条中“同样的发明创造”的定义，专利审查指南中指出“同样的发明创造，是指两件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造，例如权利要求中存在以连续数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与另一件发明或者实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的，不属于同样的发明创造”，由此，如果满足其他授权条件，上述三件申请均应当被授权。

由于专利法第九条无法应对上述发明点相同，但保护范围并不完全相同的专利申请，因此会存在很多范围有重叠的实用新型授权专利，这也与发明专利情况相同；如果根据“同样的发明创造”的定义，从字面意思进行比对，上述三个技术方案肯定是不同的，其存在保护范围的重叠。然而，上述三件申请的技术贡献实质上相同，如果三件申请均授权，在后续阶段出现专利的转让、许可等行为，必然会对侵权阶段带来一定的工作量。因此，如果我们在授权确权阶段能够适当的放宽“同样的发明创造”的判断，或许可以有效遏制上述情况的发生。

三、基于重复授权问题提出的建议

（一）实行先“公开”再“公告”制度

专利法第三十四条规定“国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请”。同样，实用新型审查中也可以实行先“公开”再“公告”制度，可以在现行实用新型审查的“初审阶段”之前建立“预初审阶段”，将请求书、委托书等基本信息的核对纳入“预初审阶段”，然后将申请文件公开，随后由实用新型审查员进行专利文件尤其是“权利要求书、说明书、说明书附图、说明书摘要和摘要附图”的审查，文件公开后再进行审查，使得实用新型申请都能够成为现有技术，一方面为之后的发明或实用新型专利申请提供检索资料，另一方面也能避免一定量的重复授权以及重复提交在先申请的情况，从而提高我国的专利申请质量，提高专利审查效率。

（二）适当放宽对“同样的发明创造”的审查

同样的发明创造在美国禁止重复授权制度中不仅包括同样的发明创造，还包括两者差异属于显而易见的发明创造，即“发明的显而易见的改进或者变化形式”。而目前我国对发明专利和实用新型专利重复授权的审查依据的是专利法第九条和专利实施细则第四十一条，其必须是保护范围完全相同的两件发明或实用新型，我们可以尝试借鉴美国的重复授权制度，将仅通过显而易见的变化而形成的发明创造纳入到“同样的发明创造”的涵盖范围中，即可以避免申请人对同一发明构思仅进行微小变化而申请多篇专利，也可以防止多个申请人之间后续的利益冲突，同时能够节约审查资源、并充分的维护社会公众的利益。

四.结束语

本文从实用新型专利审查现状对实用新型审查过程中的重复授权问题进行了分析，从而给出对实用新型专利申请实行先“公开”再“公告”制度、适当放宽对“同样的发明创造”的审查的建议。为了保护专利权人的合法权益，推动科学技术进步和经济社会发展，需要进一步完善我国的实用新型专利审查制度，这需要法律部门、国务院专利行政部门等各部门的支持，确保于国有益的专利能够快速得到授权并加以有效保护，从而实现万众创新并推动我国专利制度的进一步发展。

参考文献

[1] 尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权局出版社,2012.

[2]中华人民共和国国家知识产权局，专利审查指南2010[M]，北京：知识产权局出版社,2012.

作者简介：肖竹欣（1990.12—），女，汉族，湖北随州人，现于国家知识产权局专利局专利审协天津中心进行实用新型审查工作，助理研究员。